摘要：本文以清潔技術(shù)為例，針對轉用發(fā)明的專(zhuān)利申請策略展開(kāi)討論，對美國專(zhuān)利法規中有關(guān)轉用發(fā)明的可專(zhuān)利性規定進(jìn)行分析，指出克服“固有先占”和“顯而易見(jiàn)性”是轉用發(fā)明專(zhuān)利申請中的兩個(gè)關(guān)鍵環(huán)節，并以清潔技術(shù)領(lǐng)域的太陽(yáng)能光伏技術(shù)為例，提出了轉用發(fā)明專(zhuān)利申請的具體策略?！?/p>
關(guān)鍵詞：清潔技術(shù)轉用發(fā)明專(zhuān)利申請策略
眾所周知，專(zhuān)利是企業(yè)參與市場(chǎng)競爭的重要工具。由于清潔技術(shù)的特殊性，專(zhuān)利權在清潔技術(shù)領(lǐng)域有著(zhù)尤為重要的意義。首先，專(zhuān)利權有利于清潔技術(shù)企業(yè)吸引投資。由于清潔技術(shù)不具備以計算機為基礎的網(wǎng)絡(luò )信息技術(shù)的低成本和低投資的特性，其研發(fā)投入、規?；蜕虡I(yè)化的成本通常比較高，清潔技術(shù)企業(yè)的發(fā)展需要大量資本。然而，目前清潔技術(shù)領(lǐng)域的創(chuàng )新主體大部分是初創(chuàng )企業(yè)，資源非常有限，在沒(méi)有利潤和產(chǎn)品的情況下，專(zhuān)利權成為它們吸引投資的最重要工具。其次，專(zhuān)利權有助于清潔技術(shù)的國際轉移。從清潔技術(shù)在國家間轉移的代表性案例可以發(fā)現，專(zhuān)利權可以幫助投資合作方確保它們取得應有的交易利益，因而成為建立清潔技術(shù)國際合作關(guān)系的關(guān)鍵。
一、轉用發(fā)明：現有工藝的新應用
所謂轉用發(fā)明，是指將某一技術(shù)領(lǐng)域的現有技術(shù)轉用到其他技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)明。美國專(zhuān)利法中用“現有工藝的新用途”(New Uses ofKnown Processes)來(lái)表示，泛指對已知工藝、機器、制造品、物質(zhì)的組分或材料的新的利用。
在清潔技術(shù)發(fā)明中，有很多來(lái)源于其他工業(yè)領(lǐng)域的現有工藝，也就是轉用發(fā)明。筆者以太陽(yáng)能光伏生產(chǎn)技術(shù)為例進(jìn)行說(shuō)明。與傳統的能源資源相比，太陽(yáng)能要真正具有競爭力，必須提高其效率并降低生產(chǎn)及使用成本。因而，在太陽(yáng)能光伏生產(chǎn)過(guò)程中的任何可以給企業(yè)帶來(lái)競爭力的顯著(zhù)改進(jìn)都是具有戰略性意義的創(chuàng )新技術(shù)，可以為企業(yè)帶來(lái)競爭優(yōu)勢，但是要對這些程序和方法申請專(zhuān)利保護就面臨挑戰：目前大多數太陽(yáng)能光伏技術(shù)中，有效率的生產(chǎn)方法和程序并不是真正的新技術(shù)。例如，曾經(jīng)用在半導體和計算機工業(yè)上的一些成功的制作過(guò)程和技術(shù)在太陽(yáng)能工業(yè)上可以有重要的應用。美國一家太陽(yáng)能光伏公司就將高通量制造工藝用于其薄膜太陽(yáng)能光伏的生產(chǎn)，這種高通量的制造工藝是在生產(chǎn)用于存儲數據的硬盤(pán)涂層中發(fā)展出來(lái)并得到使用的，顯然，這是一種已知的生產(chǎn)工藝，但是該工藝被用于太陽(yáng)能光伏生產(chǎn)過(guò)程中則是首次，這一技術(shù)的新應用不僅可以提高太陽(yáng)能發(fā)電的可預測性和可靠性，同時(shí)也降低了成本。另有一家公司將來(lái)自半導體生產(chǎn)領(lǐng)域的單粒機用于硅材料的生產(chǎn)，使用方法是利用單粒機將分離的光伏發(fā)電條聯(lián)合起來(lái)，將陽(yáng)光集中成一條線(xiàn)，形成一個(gè)陣列，這一半導體的生產(chǎn)工藝和技術(shù)用于太陽(yáng)能領(lǐng)域后，乘數倍地提高了硅材料可產(chǎn)生的的能源。
上述兩個(gè)例子中的轉用發(fā)明能顯著(zhù)降低制造成本或提高產(chǎn)能，不僅可為企業(yè)提供競爭優(yōu)勢，也對清潔技術(shù)的發(fā)展非常有利。事實(shí)上，在太陽(yáng)能光伏領(lǐng)域，甚至在整個(gè)清潔技術(shù)領(lǐng)域，還有很多轉用發(fā)明的應用存在，如將油、氣等工業(yè)領(lǐng)域的現有技術(shù)用于清潔技術(shù)目的，將已經(jīng)成熟的石油鉆探工藝用于地熱設備的制造等等。
二、美國有關(guān)轉用發(fā)明可專(zhuān)利性的法律規定
美國專(zhuān)利法第101條規定：要成為可專(zhuān)利的法定標的，必須是一種新穎且實(shí)用的方法、機械、產(chǎn)品、組成物或上述四種類(lèi)型的改進(jìn)。美國專(zhuān)利法第100條(b)規定，“方法”一詞指方法、工藝或技術(shù)，并包括對已知工藝、機器、制造品、物質(zhì)的組分或材料的新利用。從這兩條規定可以看出，美國已經(jīng)從法律上確定了轉用發(fā)明具有可專(zhuān)利性。
1．新穎性的判定
專(zhuān)利申請首先必須是專(zhuān)利權標的，其次必須是尚未公開(kāi)使用且未被公眾知悉的發(fā)明創(chuàng )造，這就是專(zhuān)利的新穎性要求。對于普通發(fā)明專(zhuān)利申請，美國專(zhuān)利商標局(USPTO)主要是將發(fā)明與現有技術(shù)進(jìn)行比較來(lái)判定其新穎性，若確定該申請未被披露于現有技術(shù)之中，則其具備新穎性。而對于轉用發(fā)明的新穎性，除按上述步驟進(jìn)行判定外，還必須審查專(zhuān)利申請所指的“轉用”是杳與原有工藝基于相同目的，如果新用途與已知工藝的通常使用具有同一目的，則其不具備新穎性。這一規則就是美國專(zhuān)利法中的“固有先占原則”，即認為發(fā)現已知工藝的固有屬性并不具備新穎性，因而也不具有可專(zhuān)利性。
對于固有先占原則，美國在司法上已經(jīng)建立了相應的分析框架，其中對轉用發(fā)明的固有先占原則在A(yíng)bbott Labs V BaxterPharm．Prods．Inc．案中得到了充分體現，美國聯(lián)邦巡回上訴法院(CAFC)在該案中判決Abbott的專(zhuān)利無(wú)效。該專(zhuān)利是一個(gè)通過(guò)加水或其他路易斯酸抑制劑以防止雜質(zhì)造成酸存在于麻醉藥七氟醚中造成其退化的方法，在專(zhuān)利所披露的現有技術(shù)中，有一件加水后通過(guò)蒸餾從七氟醚溶液中去除雜質(zhì)的方法專(zhuān)利。法院堅持認為Abbott的專(zhuān)利申請不具備新穎性，因為該方法在現有技術(shù)中已有披露，被現有技術(shù)專(zhuān)利“固有先占”?，F有技術(shù)是加水然后蒸餾將雜質(zhì)從七氟醚中除去，而該專(zhuān)利僅僅是通過(guò)加水保護七氟醚不被雜質(zhì)污染。因此，該專(zhuān)利中現有工藝的新用途與原本用途是基于同一目的，并不具有真正的新穎性。
2．非顯而易見(jiàn)性的判定
若發(fā)明專(zhuān)利申請未被披露于現有技術(shù)中，但該發(fā)明是熟知該技術(shù)領(lǐng)域的人員可輕易預見(jiàn)的，則該發(fā)明專(zhuān)利申請仍不具可專(zhuān)利性，也就是對具備新穎性的申請仍需進(jìn)一步確認其是否具備“非顯而易見(jiàn)性”。非顯而易見(jiàn)性規定于美國專(zhuān)利法第103條，即雖然發(fā)明專(zhuān)利申請符合新穎性要求，但如果申請專(zhuān)利之發(fā)明與先前技術(shù)的差異，在發(fā)明完成時(shí)，對于對該技術(shù)有通常知識者來(lái)說(shuō)，申請專(zhuān)利之發(fā)明整體為顯而易見(jiàn)的，則該申請仍無(wú)法獲得專(zhuān)利。
非顯而易見(jiàn)性標準旨在排除專(zhuān)利申請所指發(fā)明是其所屬技術(shù)領(lǐng)域中具有通常知識者可依據一份或多份引證文件中揭露的現有技術(shù)，并參考申請時(shí)的通常知識，以轉用、置換、改變或組合等方式運用現有技術(shù)即可完成的顯而易見(jiàn)的發(fā)明。如果專(zhuān)利申請所指發(fā)明的每個(gè)要素都是已經(jīng)在期刊、專(zhuān)利、設備或者產(chǎn)品（統稱(chēng)現有技術(shù)）中存在的，則該發(fā)明因為“固有先占”而不具備可專(zhuān)利性。顯而易見(jiàn)性則是沒(méi)有一個(gè)單獨的現有技術(shù)包括專(zhuān)利申請所指發(fā)明的每個(gè)要素，但是將兩個(gè)或者多個(gè)現有技術(shù)聯(lián)合起來(lái)就包括其所有的要素了。
有關(guān)非顯而易見(jiàn)性的首件重要案例為1966年的Graham v．John DeereCo．案，該案為以后的非顯而易見(jiàn)性判斷確定了較為客觀(guān)、固定的模式。該案中，美國最高法院指出發(fā)明是否具備非顯而易見(jiàn)性要件，必須按以下步驟判斷：①確認現有技術(shù)的范圍及內容；②確認現有技術(shù)與專(zhuān)利申請請求項之差異；③確定申請專(zhuān)利之發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域中具有通常知識的技術(shù)水準；④參考非顯而易見(jiàn)性的輔助判斷因素，包括解決長(cháng)久未能解決之技術(shù)難題、他人的失敗、具有商業(yè)上成功的事實(shí)等。這套用以判斷非顯而易見(jiàn)性的程序就是所謂的“四步測試法”(Four-stepTest)。其后，CAFC根據四步測試法判斷程序制定了大家熟知的“教示一聯(lián)想一動(dòng)機”判斷法（TSM測試法）。在專(zhuān)利審查實(shí)務(wù)上，USPTO要求審查員在依據專(zhuān)利法的“顯而易見(jiàn)”規定來(lái)駁回專(zhuān)利申請時(shí)，必須引用并結合兩篇或兩篇以上的現有技術(shù)文獻。
3．KSR判例對轉用發(fā)明專(zhuān)利申請的影響
2007年，美國法院通過(guò)KSR v．Teleflex -案，對非顯而易見(jiàn)性判斷作出了重大改變。在KSRv．Teleflex案中，美國最高法院發(fā)現適用TSM測試法太死板，重申了其在Graham案判決時(shí)的步驟，即四步測試法，同時(shí)指出CAFC的TSM檢測法可作為一種了解非顯而易見(jiàn)性的有用方式，但其“教示、建議或動(dòng)機”的適用情形不應僅限于文字形式的現有技術(shù)。KSR判例提出了一個(gè)更為靈活的現有技術(shù)概念，即“普通常識”，這樣一來(lái)，就允許USPTO和法庭發(fā)現更廣泛的現有技術(shù)，并在眾多技術(shù)中通過(guò)方法組合或者修改來(lái)判斷發(fā)明的顯而易見(jiàn)性。
可以看出，KSR判例擴大了“顯而易見(jiàn)”的范圍。在KSR案之后，前文談及的太陽(yáng)能光伏的生產(chǎn)方法在申請專(zhuān)利時(shí)會(huì )更容易被拒絕授予專(zhuān)利權，因為這些方法是從半導體等其他領(lǐng)域轉用過(guò)來(lái)的。過(guò)去，專(zhuān)利申請者可以抗辯說(shuō)從現有技術(shù)的要素不能顯而易見(jiàn)地組合和構成適合太陽(yáng)能光伏的生產(chǎn)方法，因為轉用是用于解決另一個(gè)技術(shù)領(lǐng)域的不同問(wèn)題。CAFC的TSM測試法要求這樣的組合動(dòng)機(MotivationtoCombine)必須僅限于這些用以組合的知識，而不可擴及其他不同應用領(lǐng)域，故而以往轉用發(fā)明不容易被認定為顯而易見(jiàn)。
KSR案雖未全盤(pán)否定TSM測試法的適用，但即便無(wú)法通過(guò)現有技術(shù)的“教示、建議或動(dòng)機”將現有技術(shù)組合成發(fā)明標的，也不能斷定該發(fā)明專(zhuān)利申請因而具有非顯而易見(jiàn)性，因為我們仍可以借助普通常識，像拼圖一樣將多個(gè)現有技術(shù)組合起來(lái)，而這些現有技術(shù)超出其主要目的之外的其他“顯而易見(jiàn)”的用途也要被考慮在內。也就是說(shuō)，專(zhuān)利申請除通過(guò)TSM測試外，還必須通過(guò)普通常識與“顯而易見(jiàn)”地會(huì )去嘗試的測試。
綜上，在美國，轉用發(fā)明雖然具有可專(zhuān)利性，但這類(lèi)題材在專(zhuān)利申請時(shí)較難獲得授權。轉用發(fā)明要克服固有先占原則和顯而易見(jiàn)性這兩個(gè)問(wèn)題才可順利獲得專(zhuān)利權。尤其是在KSR案之后，對轉用發(fā)明的顯而易見(jiàn)性判定更為嚴格。
三、轉用發(fā)明的專(zhuān)利申請策略
1．克服固有先占原則的策略
(1)盡量使用方法來(lái)描述權利要求
從美國的相關(guān)法律規定可以看出，轉用發(fā)明專(zhuān)利申請只有作為方法專(zhuān)利申請才可能獲得授權。AbbottLabs判例已經(jīng)明確，目的不同的應用必須在與方法相關(guān)的專(zhuān)利權利要求中表現出來(lái)。因此，專(zhuān)利申請人在為其轉用發(fā)明的技術(shù)方案尋求專(zhuān)利保護時(shí)，應該在專(zhuān)利申請書(shū)中盡可能地體現其方法的權利要求，也就是說(shuō)，權利要求中最好使用“方法”或者“技術(shù)”這些詞。例如，就前文提到的高通量制造工藝用于薄膜太陽(yáng)能光伏電池的生產(chǎn)這一技術(shù)申請專(zhuān)利時(shí)，其權利要求的描述最好是“一種關(guān)于薄膜太陽(yáng)能光伏電池的生產(chǎn)方法，其構成為……”；如果專(zhuān)利申請書(shū)中的權利要求為“一種用于薄膜太陽(yáng)能光伏發(fā)電的電池儀器，其作用……”，專(zhuān)利審查機關(guān)將很難認為所申請的專(zhuān)利發(fā)明是轉用發(fā)明，通常會(huì )按產(chǎn)品專(zhuān)利申請來(lái)審查，而這一產(chǎn)品本身就是現有技術(shù)，當然不會(huì )被授予專(zhuān)利權。
(2)強調新的、不同的用途
提交方法形式的專(zhuān)利請求僅僅是滿(mǎn)足基本條件。以前文提到的集中光伏生產(chǎn)方法為例，就該方法提出專(zhuān)利申請，還有一個(gè)重要的方面是要解釋為什么以及怎樣將用于制造半導體的生產(chǎn)工藝用于太陽(yáng)能光伏領(lǐng)域，它們有什么實(shí)質(zhì)性的不同目的。該集中光伏生產(chǎn)方法中有一個(gè)步驟采用了芯片生產(chǎn)中的單粒機用于分開(kāi)太陽(yáng)能光伏條，關(guān)于這個(gè)新用途的專(zhuān)利申請書(shū)應該說(shuō)明單粒機從用于分離半導體變成用于分離太陽(yáng)能光伏條是不同的性質(zhì)和目的。而在具體申請中，專(zhuān)利律師與發(fā)明者應該一起梳理出芯片生產(chǎn)方法和太陽(yáng)能光伏生產(chǎn)方法的實(shí)質(zhì)性不同并在專(zhuān)利申請書(shū)中予以強調，特別是在權利要求書(shū)中要予以強調。闡明太陽(yáng)能光伏生產(chǎn)方法與半導體生產(chǎn)方法實(shí)質(zhì)不同的原因，是該專(zhuān)利申請能否獲得專(zhuān)利權的關(guān)鍵。
2．克服顯而易見(jiàn)性的策略
(1)強調使用了不可預知的要素組合
KSR案之后，發(fā)明的每個(gè)要素都能在現有技術(shù)中獨立地表現出來(lái)的事實(shí)并不能說(shuō)明發(fā)明是顯而易見(jiàn)的。反過(guò)來(lái)，如果根據已知的功能可以預測現有技術(shù)要素的使用，則很有可能使要素的組合顯而易見(jiàn)。如就前述的將單粒機應用于太陽(yáng)能光伏的生產(chǎn)方法所提出的專(zhuān)利申請，可能會(huì )面臨因顯而易見(jiàn)性導致的拒絕，因為該方法是將單粒機的分離功能與太陽(yáng)能光伏制造槽的應用步驟結合組成的，因而是顯而易見(jiàn)的。但是，如果能在專(zhuān)利申請書(shū)中強調說(shuō)明，單粒機在太陽(yáng)能光伏中通過(guò)分離步驟產(chǎn)生了空間插入的低谷，而這是單粒機應用在半導體中時(shí)所不具備的功能，則結果可能會(huì )有所不同。說(shuō)明中必須指明新的要素增加了已知工藝所使用的領(lǐng)域中不需要的結果，如本案中可以說(shuō)，在半導體領(lǐng)域分離芯片時(shí)不需要像為陽(yáng)光集中時(shí)那樣提供空間。
(2)說(shuō)明發(fā)明組合存在反向教義
如果現有技術(shù)有不主張要素組合的歷史，則不同現有技術(shù)的已知要素組合常常被認為是非顯而易見(jiàn)的。這也就是所謂的“反向教義”(Teaching Awayfrom the InventiveCombination)，意思是指在現有技術(shù)中已經(jīng)明確闡明為什么將一個(gè)要素與另一個(gè)要素組合不太可能達到發(fā)明者的目標。例如，被一家美國公司用于生產(chǎn)薄膜光伏電池的硬盤(pán)涂裝方法曾被認為只能提供固定灌封，而太陽(yáng)能光伏電池需要的是活動(dòng)灌封，因此，申請人可以在專(zhuān)利申請中主張現有技術(shù)方法對將其使用在太陽(yáng)能光伏電池上具有反向教義。如果發(fā)明人最終改造該方法將其用于生產(chǎn)太陽(yáng)能光伏電池的活動(dòng)灌封，則此新應用有可能被視為非顯而易見(jiàn)的新用途發(fā)明。
(3)強調出人意料的結果或商業(yè)上的成功
美國專(zhuān)利法在對發(fā)明的顯而易見(jiàn)性進(jìn)行審查時(shí)，一個(gè)重要的補充是對“輔助因素”進(jìn)行考察?！拜o助因素”是指在轉用發(fā)明專(zhuān)利申請沒(méi)有通過(guò)實(shí)質(zhì)審查的情況下，在第二次審查時(shí)應該考慮的參考因素。在第二次審查時(shí)考慮的因素中包括很多專(zhuān)利申請可以克服顯而易見(jiàn)性的因素，其中最重要的是發(fā)明組合的“出人意料的結果”和“成功的商業(yè)發(fā)展”。以前述灌封工藝為例，專(zhuān)利申請人可以解釋?zhuān)阂驗樯a(chǎn)硬盤(pán)領(lǐng)域的科學(xué)家一直認為該涂裝方法只能提供固定灌封，將該方法用于太陽(yáng)能光伏電池的活動(dòng)灌封是一個(gè)出人意料的結果。另外，專(zhuān)利申請人還可以提交一個(gè)說(shuō)明，詳細解釋該生產(chǎn)方法的使用已經(jīng)導致本企業(yè)在商業(yè)上有成功表現，例如，強調該轉用發(fā)明因為可以降低制造成本和提高生產(chǎn)效率，從而可以佐證該組合方法可為企業(yè)帶來(lái)很高的利潤。[本文研究得到國家自然科學(xué)基金項目(項目號：71302171)和廣東省自然科學(xué)基金項目(項目號：S2012010010610)的共同資助；作者系五邑大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院副教授]
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